法德東恒知識產(chǎn)權(quán)部承辦案件入選中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例和江蘇省法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案例|法德東恒資訊
近日，法德東恒律師事務(wù)所知識產(chǎn)權(quán)部連獲喜訊，歷時三年所承辦的一起專利權(quán)屬案件先是入選江蘇省法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案例第一案，緊隨其后入選最高人民法院公布的中國法院50件知識產(chǎn)權(quán)典型案例并在新聞發(fā)布會專題介紹。
案件回顧
一、基本案情
南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱偉思公司）系一家專業(yè)從事醫(yī)療器械等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、代理銷售的企業(yè)。史某某、楊某某、周某均為偉思公司的前員工，分別為偉思公司研發(fā)部、產(chǎn)品部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。自2010年起，偉思公司先后申請了十多項專利，這些專利發(fā)明人中包括史某某、楊某某以及周某。2013年1月16日，南京麥瀾德醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱麥瀾德公司）登記成立，經(jīng)營范圍與偉思公司基本相同，楊某為公司股東之一，其他股東均是史某某、楊某某以及周某的親友。麥瀾德公司成立后，史某某、楊某某先后從偉思公司離職，并入職麥瀾德公司工作至今，分別擔(dān)任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年8月，偉思公司發(fā)現(xiàn)周某以其配偶名義入股麥瀾德公司并將偉思公司技術(shù)泄露給麥瀾德公司后，遂將周某開除。
2012年11月5日，楊某申請了名稱為“一種陰道電極”專利號為201210435831.2的發(fā)明專利，即涉案專利。2013年9月13日，涉案專利申請人變更為麥瀾德公司，2014年4月16日，該專利獲得授權(quán)并公告，專利權(quán)利證書上記載發(fā)明人為楊某，權(quán)利人為麥瀾德公司。偉思公司認(rèn)為，楊某本身沒有醫(yī)療器械行業(yè)從業(yè)以及相關(guān)研究的經(jīng)歷，涉案專利的實(shí)際發(fā)明人應(yīng)為史某某、楊某某、周某。該三人在偉思公司任職期間，受偉思公司的工作任務(wù)指派，長期利用公司的資金、場地、設(shè)備、原材料及不對外公開的技術(shù)資料進(jìn)行與涉案專利有關(guān)的科研開發(fā)，因此涉案專利對應(yīng)的技術(shù)成果屬于以上三人在偉思公司工作期間的本職工作，也是偉思公司分配給其研究項目下的工作內(nèi)容，涉案專利屬于職務(wù)發(fā)明，其專利權(quán)歸偉思公司所有。麥瀾德公司辯稱訴爭專利系由楊某完成，麥瀾德公司從楊某處受讓了該專利，史某某、楊某某、周某并非訴爭專利的實(shí)際發(fā)明人，更與史某某、楊某某、周某在偉思公司處的職務(wù)無關(guān)，權(quán)屬應(yīng)歸麥瀾德公司所有。
二、審理情況
南京市中級人民法院于2015年6月12日受理后，依法組成合議庭進(jìn)行審理，于2015年8月20日、10月22日、11月10日、12月11日公開開庭審理了本案。依偉思公司申請于2015年11月12日依法對涉案專利進(jìn)行了財產(chǎn)保全。南京中院一審判決涉案專利屬于職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)應(yīng)歸偉思公司所有。麥瀾德公司、史某某、楊某某、周某、楊某不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。
江蘇省高級人民法院于2016年7月13日立案受理后，依法組成合議庭，于同年9月7日公開開庭進(jìn)行了審理。經(jīng)審理認(rèn)定，楊某無法證明其對涉案專利的專業(yè)知識和研發(fā)能力，未提交實(shí)質(zhì)性證據(jù)予以佐證，故對其該上訴理由不予采信。史某某、楊某某、周某關(guān)于其并非涉案專利實(shí)際發(fā)明人的自我否認(rèn)難以采信。涉案專利屬于楊某某、史某某、周某執(zhí)行偉思公司任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造，為職務(wù)發(fā)明，專利權(quán)權(quán)屬應(yīng)歸偉思公司。遂駁回上訴，維持原判。
麥瀾德公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院審理后訴爭專利系史某某、楊某某、周某為執(zhí)行偉思公司的任務(wù)而完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，專利權(quán)應(yīng)歸屬于偉思公司。綜上，駁回再審申請。
三、案件辦理
我方接受偉思公司的委托后，作為原告代理人，制定訴訟思路、設(shè)計訴訟策略、搜集證據(jù)、進(jìn)行論證，完成以下重要工作：
（一）證明楊某不是涉案專利的實(shí)際發(fā)明人
1、楊某不具備研發(fā)涉案專利的工作經(jīng)驗(yàn)。
2、通過法庭詢問環(huán)節(jié)對專業(yè)問題的詢問、要求提供原始文檔資料辨認(rèn)，驗(yàn)證楊某不具備研發(fā)涉案專利的專業(yè)知識和研發(fā)能力。
3.調(diào)取專利申請文件、結(jié)合涉案專利申請、轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，認(rèn)定楊某不是該專利的發(fā)明人。
向法院證明雖然形式上楊某在涉案專利文件上被記載為發(fā)明人，但楊某并不具備涉案專利研發(fā)的工作經(jīng)驗(yàn)、知識儲備和研發(fā)能力，其對于涉案專利研發(fā)、申請過程的陳述與事實(shí)不符或自相矛盾，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定楊某不是涉案專利的實(shí)際發(fā)明人。
（二）涉案專利的實(shí)際發(fā)明人是史某某、楊某某、周某
1.證明史某某、楊某某、周某具有研發(fā)涉案專利的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力。
2、證明史某某、楊某某、周某有利用偉思公司技術(shù)成果為己謀利的動機(jī)和故意。三人在偉思公司工作期間從事大量與涉案專利技術(shù)相關(guān)的工作，利用偉思公司的物質(zhì)技術(shù)條件在涉案專利技術(shù)領(lǐng)域積累了有關(guān)的知識、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和信息
3、通過技術(shù)對比，證明史某某、楊某某、周某掌握了涉案專利的核心技術(shù)。證明偉思公司早已形成了涉案專利的研發(fā)方向和研發(fā)思路，也已經(jīng)形成了包含涉案專利技術(shù)最主要部分的技術(shù)方案，且上述知識、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和信息都被史某某、楊某某和周某在工作期間獲得。
4、史某某、楊某某、周某以楊某的名義申請專利規(guī)避法律。
綜上，在楊某無法證明涉案專利系其獨(dú)自研發(fā)的情況下，結(jié)合楊某某、史某某、周某三人的實(shí)際能力及其與楊某、麥瀾德公司之間的利益關(guān)系，楊某某、史某某、周某對涉案專利的創(chuàng)造性作出了實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)，故涉案專利的實(shí)際發(fā)明人系史某某、楊某某和周某。
（三）證明涉案專利系職務(wù)發(fā)明，偉思公司是涉案專利的專利權(quán)人
四、典型意義
該案系涉及職務(wù)發(fā)明認(rèn)定的專利權(quán)權(quán)屬糾紛，屬于比較普遍的因研發(fā)人員離職造成企業(yè)研發(fā)成果流失的情況，此類糾紛的常見情形一般是單位與員工之間就員工所完成的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬產(chǎn)生爭議，即單位員工將在職期間或離職后一年內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造以其個人名義申請專利并獲得授權(quán)，員工為專利權(quán)人，而單位主張上述專利系員工的職務(wù)發(fā)明，權(quán)屬應(yīng)當(dāng)歸單位所有。
本案特殊之處在于離職人員并未以自己名義申請專利，而是通過第三人申請涉案專利以規(guī)避相關(guān)法律，并且該第三人在提出涉案專利申請后，旋即將專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人公司，也即本案被告麥瀾德公司。
本案處理的創(chuàng)新之處則在于突破了專利權(quán)利證書記載的名義發(fā)明人去認(rèn)定實(shí)際發(fā)明人，意義重大。
五、啟示
1、注意對商業(yè)秘密的保護(hù)
從該案例，需要科技企業(yè)注意，在產(chǎn)品研發(fā)過程中，由于研發(fā)尚未完成，尚不能申請專利保護(hù)，因此需要特別注意對商業(yè)秘密的保護(hù)，以避免他人利用企業(yè)的研究成果搶先完成產(chǎn)品研發(fā)，搶先申請專利。在產(chǎn)品研發(fā)完成后，應(yīng)及時通過申請專利或采取保密措施進(jìn)行商業(yè)秘密保護(hù)，否則將可能導(dǎo)致企業(yè)的技術(shù)被公開，或被他人搶先申請專利，造成損失。
2、全方位知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)
同時，根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)，建議同時考慮采取專利、商標(biāo)、著作權(quán)、知名商品特有包裝、裝潢等方式進(jìn)行全方位的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
3、建立知識產(chǎn)權(quán)檔案
為避免出現(xiàn)糾紛后難以舉證，企業(yè)在必要情況下應(yīng)盡可能建立知識產(chǎn)權(quán)檔案，對知識產(chǎn)權(quán)的研發(fā)記錄、權(quán)利證書、繳費(fèi)記錄、知識產(chǎn)權(quán)合同，對方提供的權(quán)利證明文件、著作權(quán)原始載體等資料注意保存；對參與研發(fā)的人員在整個研發(fā)過程中的作用、完成工作，使用公司的資源、離職后去向均應(yīng)登記存證，以便在進(jìn)行維權(quán)訴訟或者面臨他人侵權(quán)指控時能提供足夠的證據(jù)。這一案例也可以給科技企業(yè)一個新的思路，研發(fā)人員或關(guān)鍵涉密人員離職后為了規(guī)避法律，牟取利益，會出現(xiàn)以其他人代替自己成為權(quán)力證書記載的發(fā)明人，而掩蓋自己為實(shí)際發(fā)明人的事實(shí)?？萍计髽I(yè)在防范風(fēng)險時應(yīng)注意這一點(diǎn)。
科技型企業(yè)需通過此類案例，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范，以保護(hù)企業(yè)的核心研發(fā)成果、保護(hù)企業(yè)的核心競爭力，充分調(diào)動企業(yè)自主研發(fā)的積極性。